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   OLG Düsseldorf, 23.11.2023 - I-15 U 85/22   

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OLG Düsseldorf, 23.11.2023 - I-15 U 85/22 (https://dejure.org/2023,35891)
OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 23.11.2023 - I-15 U 85/22 (https://dejure.org/2023,35891)
OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 23. November 2023 - I-15 U 85/22 (https://dejure.org/2023,35891)
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Volltextveröffentlichungen (5)

Verfahrensgang

Papierfundstellen

  • GRUR-RR 2024, 61
 
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Wird zitiert von ... (0)Neu Zitiert selbst (33)

  • BGH, 20.06.2023 - X ZR 61/21

    Faserstoffbahn

    Auszug aus OLG Düsseldorf, 23.11.2023 - 15 U 85/22
    Ebenso wird es zu würdigen sein, wenn in der Patentschrift oder der Gebrauchsmusterschrift eine Abweichung von der Vorbenutzung offenbart ist, bei der es sich um eine selbstverständliche Abwandlung handelt, die aus Sicht des Fachmanns mit dem Erfindungsbesitz des Vorbenutzers zum Anmelde- oder Prioritätszeitpunkt ohne Weiteres in Betracht zu ziehen ist (BGH, GRUR 2019, 1171 Rn. 26 ff. - Schutzverkleidung; GRUR 2023, 1184 Rn. 70 ff. - Faserstoffbahn).

    Für die Beurteilung der Frage, ob eine Modifikation des vorbenutzten Gegenstands von dem Vorbenutzungsrecht gedeckt ist, ist nach der dargestellten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs maßgeblich, ob mit der Modifikation ein zusätzlicher Vorteil verwirklicht wird oder ob es sich um eine vollständig gleichwertige Alternative oder eine selbstverständliche Abwandlung handelt (BGH, GRUR 2023, 1184 Rn. 83 - Faserstoffbahn).

    Die Aufnahme in einen Unteranspruch vermag die inhaltliche Prüfung, ob ein solcher Vorteil vorliegt oder ob es sich nur um eine vollständig gleichwertige Alternative oder eine selbstverständliche Abwandlung handelt, nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs indes nicht zu ersetzen (BGH, GRUR 2023, 1184 Rn. 84 - Faserstoffbahn).

    Diese Grundsätze gelten nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs unabhängig davon, ob lediglich die Verletzungsklage auf eine durch zusätzliche Merkmale beschränkte Fassung eines unabhängigen Schutzanspruchs eines Gebrauchsmusters gestützt wird oder ob das Gebrauchsmuster in einem Löschungsverfahren entsprechend beschränkt worden ist (BGH, GRUR 2023, 1184 Rn. 85 - Faserstoffbahn).

    Eine nachträgliche Änderung der Ansprüche vermag ein danach bestehendes Recht zur Modifikation des vorbenutzten Gegenstands nicht zu beseitigen (BGH, GRUR 2023, 1184 Rn. 86 - Faserstoffbahn).

    Dies kommt (nur) in Betracht, wenn mit diesen Modifikationen kein zusätzlicher, durch die Patentschrift hervorgehobener Vorteil verbunden ist oder wenn es sich bei diesen zusätzlichen Merkmalen aus Sicht des Fachmanns mit dem Erfindungsbesitz des Vorbenutzers zum Prioritätszeitpunkt um eine selbstverständliche, ohne weiteres in Betracht zu ziehende Abwandlung des ursprünglich genutzten Gegenstandes handelt (BGH, GRUR 2023, 1184 Rn. 90 - Faserstoffbahn).

    Darüber hinaus ist es dem Vorbenutzer nicht gestattet, die Vorbenutzung in einer Weise fortzuentwickeln, die zwar keine selbstverständliche Abwandlung darstellt, für den Fachmann mit dem Erfindungsbesitz des Vorbenutzers aber nahelag (offengelassen von BGH, GRUR 2019, 1171 Rn. 33 - Schutzverkleidung und BGH, GRUR 2023, 1184 Rn. 88 - Faserstoffbahn).

  • BGH, 10.09.2009 - Xa ZR 18/08

    Füllstoff

    Auszug aus OLG Düsseldorf, 23.11.2023 - 15 U 85/22
    Der Erwerb eines Vorbenutzungsrechts setzt - über den Wortlaut des § 12 PatG hinaus - voraus, dass der Handelnde selbstständigen Erfindungsbesitz erlangt und diesen redlich erworben und ausgeübt hat (BGH, GRUR 2010, 47 Rn. 17 - Füllstoff; OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2012, 319, 321 - Einstieghilfe für Kanalöffnungen; GRUR 2018, 814 Rn. 91 - Schutzverkleidung für funktechnische Anlagen; Benkard PatG/Scharen, a.a.O., PatG § 12 Rn. 5, 8 und 9).

    Redlich erworben ist der Erfindungsbesitz, wenn der Benutzer sich für befugt halten durfte, die erfindungsgemäße Lehre auf Dauer für eigene Zwecke anzuwenden (BGH, GRUR 2010, 47 Rn. 17 - Füllstoff; OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2012, 319, 321 - Einstieghilfe für Kanalöffnungen; Benkard PatG/Scharen, a.a.O., PatG § 12 Rn. 8).

    Redlichkeit wird zwar nicht schon dadurch ausgeschlossen, dass der Erfindungsbesitz vom Inhaber des Patents oder dessen Rechtsvorgängern abgeleitet ist (BGH, GRUR 1964, 673, 675 - Kasten für Fußabtrittsroste; GRUR 2010, 47 Rn. 17 - Füllstoff; Benkard PatG/Scharen, a.a.O., PatG § 12 Rn. 7).

    Unredlich handelt der Benutzer aber, wenn er die geschützte Lehre widerrechtlich entnommen hat (BGH, GRUR 1964, 673, 675 - Kasten für Fußabtrittsroste; GRUR 2010, 47 Rn. 17 - Füllstoff; Benkard PatG/Scharen, a.a.O., PatG § 12 Rn. 8).

    Außerdem ist ein Vorbenutzungsrecht in aller Regel ausgeschlossen, wenn der Benutzer und der Erfinder in vertraglicher Beziehung stehen und der Erfindungsbesitz im Zusammenhang mit der Erfüllung dieses Vertrags erlangt wurde (BGH, GRUR 2010, 47 Rn. 18 - Füllstoff; OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2012, 319, 321 - Einstieghilfe für Kanalöffnungen; Benkard PatG/Scharen, a.a.O., PatG § 12 Rn. 8).

    Für die Anwendung von § 12 PatG ist in solchen Konstellationen kein Raum (BGH, GRUR 2010, 47 Rn. 18 - Füllstoff).

  • BGH, 14.09.2004 - X ZB 25/02

    Fußbodenbelag

    Auszug aus OLG Düsseldorf, 23.11.2023 - 15 U 85/22
    In einem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ist wie im Patentnichtigkeitsverfahren eine Verteidigung des Klagegebrauchsmusters mit beschränkten Schutzansprüchen möglich (vgl. BGH, GRUR 2005, 316, 318 - Fußbodenbelag).

    Für die beschränkte Verteidigung des Gebrauchsmusters in einem Löschungsverfahren gelten die im Patentrecht entwickelten Grundsätze zur beschränkten Verteidigung des erteilten Patents entsprechend (BGH, GRUR 2005, 316, 318 f. - Fußbodenbelag).

    Entsprechendes gilt im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren (BGH, GRUR 2005, 316, 318 - Fußbodenbelag).

    Der Gegenstand der Anmeldung darf deshalb in diesem bei der Aufstellung neuer Schutzansprüche (nur) beschränkt werden, solange dadurch das Gebrauchsmuster nicht auf einen Gegenstand erstreckt wird, der von den eingetragenen Schutzansprüchen nicht erfasst ist, und von dem der Fachmann auf Grund der ursprünglichen Offenbarung erkennen kann, dass er von vornherein von dem Schutzbegehren umfasst sein sollte (vgl. BGH, GRUR 2005, 316, 318 f. - Fußbodenbelag; BPatG, Beschl. v. 05.04.2022 - 35 W (pat) 412/20, GRUR-RS 2022, 7764 Rn. 20 - Aufzugssicherung; Bühring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., § 4 Rn. 167).

    Insbesondere darf eine "Beschränkung" des Gegenstands des Gebrauchsmusters nicht in einer Weise erfolgen, dass das Gebrauchsmuster auf einen Gegenstand erstreckt wird, der von den eingetragenen Schutzansprüchen nicht umfasst ist (vgl. BGH, GRUR 2005, 316 - Fußbodenbelag; BPatG, Beschl. v. 05.04.2022 - 35 W (pat) 412/20, GRUR-RS 2022, 7764 Rn. 20).

  • BGH, 13.05.2003 - X ZR 226/00

    "Momentanpol"; Wirksamkeit einer abgezweigten Gebrauchsmusteranmeldung

    Auszug aus OLG Düsseldorf, 23.11.2023 - 15 U 85/22
    Auch kann er im Verletzungsrechtsstreit einen eingeschränkten Schutz geltend machen, wenn er entsprechende Schutzansprüche nicht beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht hat (BGH, GRUR 2003, 867, 868 - Momentanpol I).

    Nachgereichte bzw. neu formulierte Schutzansprüche gewähren allerdings nur Rechte, wenn sie durch die eingetragene Fassung des Gebrauchsmusters und dessen Schutzumfang gedeckt sind (BGH, GRUR 2003, 867, 868 - Momentanpol I).

    In der Entscheidung "Momentanpol" hat der Bundesgerichtshof für die Fallkonstellation, dass der Gebrauchsmusterinhaber keine neu formulierten Schutzansprüche zu Gebrauchsmusterakte gereicht hat, dementsprechend ausgeführt, dass im Verletzungsrechtsstreit (nur) zu prüfen ist, ob sich der Gebrauchsmusterinhaber auf eine durch die maßgebliche ursprüngliche Offenbarung gestützte und im Rahmen der der Gebrauchsmustereintragung zu Grunde liegenden Schutzansprüche liegende Fassung des Schutzbegehrens zurückgezogen hat, die die angegriffene, Dritten nach § 11 Abs. 1 S. 2 GebrMG verbotene Handlung erfasst (BGH, GRUR 2003, 867, 868 - Momentanpol I).

    In dem betreffenden Fall ist er - wie sich aus den Gründen seines Urteils ergibt (BGH, GRUR 2003, 867 unter II. 2. a)) - davon ausgegangen, dass der Gebrauchsmusterschutz so, wie er durch den dortigen Kläger im Rechtsstreit (hilfsweise) geltend gemacht worden ist, durch die ursprüngliche Offenbarung in den Anmeldeunterlagen gedeckt ist und sich der Kläger deshalb zur Beseitigung einer Erweiterung grundsätzlich auf diese Schutzansprüche zurückziehen konnte.

  • BGH, 14.05.2019 - X ZR 95/18

    Schutzverkleidung - Patentanspruch: Sachlicher Umfang eines Vorbenutzungsrechts

    Auszug aus OLG Düsseldorf, 23.11.2023 - 15 U 85/22
    Weiterentwicklungen über den Umfang der bisherigen Benutzung hinaus sind ihm verwehrt, wenn sie in den Gegenstand der geschützten Erfindung eingreifen (BGH, GRUR 2002, 231, 234 - Biegevorrichtung; GRUR 2019, 1171 Rn. 29 - Schutzverkleidung).

    Andererseits ist aber dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die technische Lehre eines Patents oder Gebrauchsmusters Alternativen umfassen kann, die die technischen und wirtschaftlichen Vorteile der Erfindung in quantitativ oder qualitativ unterschiedlicher Weise verwirklichen (BGH, GRUR 2019, 1171 Rn. 29 - Schutzverkleidung).

    Ebenso wird es zu würdigen sein, wenn in der Patentschrift oder der Gebrauchsmusterschrift eine Abweichung von der Vorbenutzung offenbart ist, bei der es sich um eine selbstverständliche Abwandlung handelt, die aus Sicht des Fachmanns mit dem Erfindungsbesitz des Vorbenutzers zum Anmelde- oder Prioritätszeitpunkt ohne Weiteres in Betracht zu ziehen ist (BGH, GRUR 2019, 1171 Rn. 26 ff. - Schutzverkleidung; GRUR 2023, 1184 Rn. 70 ff. - Faserstoffbahn).

    Darüber hinaus ist es dem Vorbenutzer nicht gestattet, die Vorbenutzung in einer Weise fortzuentwickeln, die zwar keine selbstverständliche Abwandlung darstellt, für den Fachmann mit dem Erfindungsbesitz des Vorbenutzers aber nahelag (offengelassen von BGH, GRUR 2019, 1171 Rn. 33 - Schutzverkleidung und BGH, GRUR 2023, 1184 Rn. 88 - Faserstoffbahn).

  • OLG Düsseldorf, 08.03.2012 - 2 U 5/11

    Ansprüche wegen Verletzung eines Patents für eine mobile Einstieghilfe zum

    Auszug aus OLG Düsseldorf, 23.11.2023 - 15 U 85/22
    Der Erwerb eines Vorbenutzungsrechts setzt - über den Wortlaut des § 12 PatG hinaus - voraus, dass der Handelnde selbstständigen Erfindungsbesitz erlangt und diesen redlich erworben und ausgeübt hat (BGH, GRUR 2010, 47 Rn. 17 - Füllstoff; OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2012, 319, 321 - Einstieghilfe für Kanalöffnungen; GRUR 2018, 814 Rn. 91 - Schutzverkleidung für funktechnische Anlagen; Benkard PatG/Scharen, a.a.O., PatG § 12 Rn. 5, 8 und 9).

    Redlich erworben ist der Erfindungsbesitz, wenn der Benutzer sich für befugt halten durfte, die erfindungsgemäße Lehre auf Dauer für eigene Zwecke anzuwenden (BGH, GRUR 2010, 47 Rn. 17 - Füllstoff; OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2012, 319, 321 - Einstieghilfe für Kanalöffnungen; Benkard PatG/Scharen, a.a.O., PatG § 12 Rn. 8).

    Außerdem ist ein Vorbenutzungsrecht in aller Regel ausgeschlossen, wenn der Benutzer und der Erfinder in vertraglicher Beziehung stehen und der Erfindungsbesitz im Zusammenhang mit der Erfüllung dieses Vertrags erlangt wurde (BGH, GRUR 2010, 47 Rn. 18 - Füllstoff; OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2012, 319, 321 - Einstieghilfe für Kanalöffnungen; Benkard PatG/Scharen, a.a.O., PatG § 12 Rn. 8).

  • BGH, 06.06.2019 - I ZR 150/18

    Weitervertrieb von Filmen auf DVD trotz Kündigung der Lizenzverträge; Aussprechen

    Auszug aus OLG Düsseldorf, 23.11.2023 - 15 U 85/22
    Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs betreffen weisungsgemäß erbrachte anwaltliche Leistungen in der Regel dieselbe Angelegenheit, wenn zwischen ihnen ein innerer Zusammenhang besteht und sie sowohl inhaltlich als auch in der Zielsetzung so weitgehend übereinstimmen, dass von einem einheitlichen Rahmen der anwaltlichen Tätigkeit gesprochen werden kann (BGH, BGH, GRUR 2019, 1044 Rn. 24 - Der Novembermann; Urt. v. 23.03.2023 - ZR 17/22, RGRUR-RS 2023, 15884 - Aminosäurekapseln, jeweils mwN).

    Ein innerer Zusammenhang zwischen den anwaltlichen Leistungen ist zu bejahen, wenn die verschiedenen Gegenstände bei objektiver Betrachtung und unter Berücksichtigung des mit der anwaltlichen Tätigkeit nach dem Inhalt des Auftrags erstrebten Erfolgs zusammengehören (BGH, NJW 2011, 2591 Rn. 9; NJW 2019, 1522 Rn. 17; GRUR 2019, 1044 Rn. 24 - Der Novembermann; Urt. v. 23.03.2023 - ZR 17/22, GRUR-RS 2023, 15884 - Aminosäurekapseln).

  • BGH, 14.09.2004 - X ZR 149/01

    "Elektronisches Modul"; Nachträgliche Einbeziehung eines zunächst nicht

    Auszug aus OLG Düsseldorf, 23.11.2023 - 15 U 85/22
    Deshalb darf ein Patentanspruch im Nichtigkeitsverfahren nicht so geändert werden, dass er einen von der erteilten Fassung nicht umfassten Gegenstand einbezieht (BGH, GRUR 2005, 145, 146 - Elektronisches Modul; GRUR 2019, 389 Rn. 33 - Schaltungsanordnung III; GRUR 2021, 579 Rn. 103 - Nachrichtenübermittlungsdienst).

    Ein Gegenstand, der durch das erteilte Patent zwar offenbart, von ihm aber nicht geschützt ist, kann im Patentnichtigkeitsverfahren nicht nachträglich in das Patent einbezogen und unter Schutz gestellt werden (BGH, GRUR 2005, 145, 146 - Elektronisches Modul).

  • OLG Düsseldorf, 14.03.2018 - 15 U 49/16

    Schutzumfang einer vorbenutzten Ausführungsform

    Auszug aus OLG Düsseldorf, 23.11.2023 - 15 U 85/22
    Die Beweislast für die Entstehungstatsachen und den Umfang des Vorbenutzungsrechts hat derjenige, der sich darauf beruft (OLG Düsseldorf, GRUR 2018, 814 Rn. 90 - Schutzverkleidung für funktechnische Anlagen; Benkard PatG/Scharen, a.a.O., PatG § 12 Rn. 27 mwN), hier mithin die Beklagte, die sich im Verhandlungstermin vor dem Senat nur noch auf ein privates Vorbenutzungsrecht ihrer Abnehmerin (B/C) berufen hat.

    Der Erwerb eines Vorbenutzungsrechts setzt - über den Wortlaut des § 12 PatG hinaus - voraus, dass der Handelnde selbstständigen Erfindungsbesitz erlangt und diesen redlich erworben und ausgeübt hat (BGH, GRUR 2010, 47 Rn. 17 - Füllstoff; OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2012, 319, 321 - Einstieghilfe für Kanalöffnungen; GRUR 2018, 814 Rn. 91 - Schutzverkleidung für funktechnische Anlagen; Benkard PatG/Scharen, a.a.O., PatG § 12 Rn. 5, 8 und 9).

  • BGH, 13.11.2001 - X ZR 32/99

    Biegevorrichtung; Rechte des Vorbenutzers eines Patents

    Auszug aus OLG Düsseldorf, 23.11.2023 - 15 U 85/22
    Weiterentwicklungen über den Umfang der bisherigen Benutzung hinaus sind ihm verwehrt, wenn sie in den Gegenstand der geschützten Erfindung eingreifen (BGH, GRUR 2002, 231, 234 - Biegevorrichtung; GRUR 2019, 1171 Rn. 29 - Schutzverkleidung).

    Einen solchen Eingriff hat der Bundesgerichtshof für den Fall angenommen, dass bei der als patentverletzend angegriffenen Ausführungsform erstmals alle Merkmale eines Patentanspruchs verwirklicht sind, während dies bei der vorbenutzten Ausführungsform wegen Fehlens eines dieser Merkmale noch nicht gegeben war (BGH, GRUR 2002, 231, 234 - Biegevorrichtung).

  • BGH, 30.06.1964 - Ia ZR 206/63

    Rechtsmittel

  • BPatG, 05.04.2022 - 35 W (pat) 412/20
  • OLG Braunschweig, 04.07.2016 - 3 U 102/14

    Begriff der Mitwirkung eines Richters in einem früheren Rechtszug im Sinne von §

  • BGH, 22.01.2019 - VI ZR 402/17

    Erstattung vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten

  • BGH, 28.10.1997 - X ZB 11/94

    "Scherbeneis"; Prüfung eines Gebrauchsmusters im Löschungverfahren

  • BGH, 27.02.2007 - X ZR 113/04

    Rohrschweißverfahren

  • BGH, 17.10.2019 - I ZR 34/18

    Valentins - Markenrechtliche Lizenzvereinbarung aufgrund ergänzender

  • BGH, 01.03.2011 - VI ZR 127/10

    Rechtsanwaltsgebühr: Abmahnung des Presseverlages und des für die

  • BGH, 07.03.2005 - II ZR 194/03

    Auslegung eines Steuerberater-Sozietätsvertrages bei widersprüchlichen

  • BGH, 17.03.2011 - I ZR 93/09

    KD

  • OLG Düsseldorf, 31.01.2013 - 2 U 54/11

    Abweisung der Klage wegen Verletzung eines Patents betreffend die Verwendung

  • BGH, 18.05.1998 - II ZR 19/97

    Auslegung einer vertraglichen Bestimmung

  • BGH, 20.12.2018 - X ZR 56/17

    Recht zur Veränderung eines Patentanspruch unter Einbeziehung eines von der

  • OLG Frankfurt, 15.02.2018 - 6 U 136/16

    Kennzeichnungskraft eines Firmenschlagworts; Verwechslungsgefahr aufgrund

  • BGH, 15.12.2020 - X ZR 120/18

    Nachrichtenübermittlungsdienst

  • OLG Düsseldorf, 10.03.2016 - 2 U 41/15

    Ansprüche wegen Verletzung eines Patents betreffend Kastenbahnen mit einer

  • OLG Düsseldorf, 19.03.2009 - 2 U 55/08

    Stabilisierung von Förderstrecken-Druckprodukten III

  • OLG Düsseldorf, 31.05.1979 - 2 U 129/78
  • LG München I, 26.10.2005 - 21 S 8792/05
  • BGH, 17.07.2012 - X ZR 117/11

    Polymerschaum

  • BGH, 24.09.2003 - X ZR 7/00

    "blasenfreie Gummibahn I"; Prüfungsmaßstab im Patentnichtigkeitsverfahren;

  • OLG Düsseldorf, 30.12.2022 - 15 U 59/21

    Gewehr Haenel CR 223 verletzt Patent von Heckler & Koch

  • OLG Düsseldorf, 11.11.2021 - 15 U 25/20

    Ansprüche wegen Verletzung eines auch mit Wirkung für die Bundesrepublik

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